答復審查意見之非三步法

前面我們論述了如何按照三步法的思路來挖掘非顯而易見性，但是，有的技術方案好像是有創(chuàng)造性的，但是用三步法的思路進行答復卻是顯而易見的，這時，可能三步法就不適用于答復審查意見了。這種情況如何處理呢？可以從以下角度進行論述：

專利審查操作規(guī)程第四章第4節(jié)“理解發(fā)明創(chuàng)造的形成過程，避免“事后諸葛亮””中記載了：采用“三步法”判斷發(fā)明是否顯而易見，是為了幫助審查員始終站在客觀角度上評價創(chuàng)造性。在使用“三步法”判斷過程中，當審查員重新確定發(fā)明實際解決的技術問題時，切記勿將技術手段作為技術問題的唯一部分，否則，難免成為“事后諸葛亮”。發(fā)明人會以多種方式根據(jù)現(xiàn)有技術完成發(fā)明，理解發(fā)明的形成過程有助于判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性。新的構思或者尚未認識到的技術問題、為已知技術問題設計新的解決手段及對已知現(xiàn)象的內(nèi)在原因的認識都可以作為發(fā)明的出發(fā)點。第4.1節(jié)“新的構思或者尚未認識到的技術問題”部分記載了“認識發(fā)明所要解決的技術問題已經(jīng)超出了本領域技術人員的能力或水平，但問題一經(jīng)提出，其解決手段是顯而易見的，此時，發(fā)明與現(xiàn)有技術相比是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性”。并進一步公開了以下案例：

【案例】

權利要求 1：一種印刷設備，其特征是部件 A 采用不易變形的材料 B。

說明書背景技術部分說明了現(xiàn)有印刷設備的缺陷是印刷時紙張跑偏，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的部件 A 產(chǎn)生變形。

對比文件 1 公開了類似的印刷設備，具有部件 A。權利要求 1 要求保護的技 術方案與現(xiàn)有技術的區(qū)別在于部件 A 使用材料 B 制造。

使用材料 B 制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識。

現(xiàn)有技術中沒有公開或暗示印刷機使用一段時間后其中部件 A 產(chǎn)生變形會造成紙張跑偏。

【案例分析】

發(fā)明所要解決的技術問題是克服“印刷時紙張跑偏”問題，引起“印刷時紙張跑偏”的根本原因是“部件 A 的變形問題”。雖然解決“部件 A 的變形問題” 的技術手段非常簡單，但認識該根本原因“部件 A 的變形”是不容易的，從而提出解決“部件 A 的變形問題”的技術手段對本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此權利要求 1 請求保護的技術方案具備創(chuàng)造性。

需要說明的是，如果對該案例按照如下方式簡單地套用“三步法”，也可能得出完全相反的結論：

“對比文件 1 公開了一種印刷設備，權利要求 1 要求保護的技術方案與對比文件 1 現(xiàn)有技術的區(qū)別在于部件 A 使用材料 B 制造，由此確定發(fā)明實際解決的技術問題是部件 A 的變形問題。而對于本領域技術人員來說，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料 B 制造是慣用的技術手段，因此在對比文件 1 的基礎上得到權利要求 1 的發(fā)明是顯而易見的，即權利要求 1 不具備創(chuàng)造性。”

可見三步法并非判斷創(chuàng)造性的唯一標準，如果僅僅依靠三步法進行創(chuàng)造性評估的話，極有可能造成誤判。創(chuàng)造性的評價需要針對技術問題發(fā)現(xiàn)過程的特殊情況來進行特殊分析，而不應全部依賴于三步法原則。

我們在答復審查意見時，也需要具體問題具體分析，適用于套用三步法的套用三步法非顯而易見性答復思路，不適用與三步法的可以從“新的構思或者尚未認識到的技術問題、為已知技術問題設計新的解決手段、對已知現(xiàn)象的內(nèi)在原因的認識”三個角度去進行創(chuàng)造性爭辯。