專利侵權(quán)訴訟適用禁止反悔原則的思考

前    言

2010年施行的《最高人民法院（以下簡稱“最高院”）<關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題>的解釋》（以下簡稱“《專利侵權(quán)解釋一》”）第六條規(guī)定了專利法通常意義上的禁止反悔原則，也稱專利審查檔案禁止反悔原則，或正向禁止反悔原則。2016年施行的《最高院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“《專利侵權(quán)解釋二》”）第十三條規(guī)定了專利審查檔案禁止反悔原則適用的“明確否定”例外。我國由此在專利侵權(quán)訴訟中建立了禁止反悔原則的適用規(guī)則。[1] [2]

然而，一直以來，實踐中對于禁止反悔原則的屬性和地位、具體適用程序和適用例外方面還存在不太一致的理解和做法。筆者在本文中嘗試借助于相關(guān)案例對前述問題進(jìn)行探討。 

一、禁止反悔原則的屬性和地位

在實踐中對禁止反悔原則和等同原則的關(guān)系有兩種不同的觀點。一種觀點認(rèn)為，禁止反悔原則是在侵權(quán)判定時作為等同原則的附屬原則而適用，即只有在需要適用等同原則時才能考慮禁止反悔原則，在構(gòu)成相同侵權(quán)時沒有適用禁止反悔原則的余地。[3] 另一種觀點認(rèn)為，雖然禁止反悔原則在大多數(shù)情況下是為了限制等同原則而被引入適用的，但禁止反悔原則作為一項獨立的權(quán)利要求解釋規(guī)則，可以獨立于等同原則適用。[4] [5][6]

筆者贊成第二種觀點，禁止反悔原則是一項獨立的規(guī)則，在確定保護(hù)范圍和侵權(quán)判定時都可適用。在確定保護(hù)范圍時，禁止反悔原則屬于誠實信用原則的適用，不能反悔到由限縮性修改或者陳述前的內(nèi)容所確定的保護(hù)范圍；而在發(fā)明和實用新型專利侵權(quán)判定階段，適用禁止反悔是對等同的限制。

首先，禁止反悔原則是權(quán)利要求解釋的規(guī)則之一。在進(jìn)行專利侵權(quán)判定之前，先要通過解釋權(quán)利要求來厘清專利的保護(hù)范圍。[7] 根據(jù)《專利侵權(quán)解釋一》第三條的規(guī)定，專利審查檔案是用來解釋權(quán)利要求的內(nèi)部證據(jù)之一。而《專利侵權(quán)解釋二》第六條進(jìn)一步規(guī)定了專利審查檔案的范圍，包括專利授權(quán)確權(quán)階段專利申請人或者專利權(quán)人提交的書面材料和國務(wù)院專利行政部門制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復(fù)審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等。從而，在將記載了限縮性修改或意見陳述的審查檔案用來解釋權(quán)利要求的過程中，就可能會存在權(quán)利人將授權(quán)確權(quán)程序中放棄的內(nèi)容在侵權(quán)程序中又反悔的情形，這就是說，在解釋權(quán)利要求時就要適用禁止反悔原則作為解釋規(guī)則之一。

其次，禁止反悔原則通常作為等同原則的限制而適用，但并不意味著適用了禁止反悔限縮后的技術(shù)特征在侵權(quán)判定時就一定不能再適用相同或等同原則。這要看限縮性修改或陳述產(chǎn)生的具體情形。

如果限縮性修改或陳述是為了區(qū)別于某現(xiàn)有技術(shù)方案，那么限縮性修改或陳述后的技術(shù)特征就不能再相同或等同于該現(xiàn)有技術(shù)相應(yīng)內(nèi)容，但仍有可能對被控侵權(quán)方案中除該現(xiàn)有技術(shù)相應(yīng)內(nèi)容外的特征來主張相同或等同侵權(quán)。在“農(nóng)用驅(qū)動裝置和相關(guān)工具”案中[8] ，最高院認(rèn)為，“當(dāng)專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權(quán)利要求的技術(shù)特征改變請求保護(hù)的范圍，或者增加或刪除一項或多項權(quán)利要求，或者把權(quán)利要求附加的技術(shù)特征予以合并時，……，在專利獲得授權(quán)后，專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張技術(shù)特征等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)審查其所作出的修改和陳述與授權(quán)后的該技術(shù)特征之間是否有實質(zhì)聯(lián)系，是否存在對該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權(quán)利要求增加了技術(shù)特征，就認(rèn)定專利申請人作出了修改，將該增加的技術(shù)特征的等同特征全部予以放棄?！痹谠摪钢?，申請人BCS公司針對審查意見通知書中對比文件1的技術(shù)方案“突塊31前端面為圓弧面31-1，而嵌塊41則具有兩個斜面41-1”，對權(quán)利要求1、2進(jìn)行了修改，其中增加了特征：“所述齒形突出部（19）具有與所述驅(qū)動軸（18）連合的加寬的下部（21）；所述驅(qū)動軸（18）上的齒形突出部（19）具有與所述工具（10’）的齒形突出部相同的幾何形狀”，并在意見陳述中指出，修改后的權(quán)利要求1與對比文件1的相應(yīng)技術(shù)方案相比具有的效果：“……，這種設(shè)置使得工具和驅(qū)動裝置連接時讓機械抗力平均地分配在驅(qū)動裝置和工具上，還進(jìn)一步減少了交絡(luò)變形作用導(dǎo)致折斷的風(fēng)險。”由此可見，BCS公司通過意見陳述放棄的是對比文件1中“突塊31前端面為圓弧面31-1，而嵌塊41則具有兩個斜面41-1”的技術(shù)方案，而非針對驅(qū)動軸上的齒形突出部與所述工具的齒形突出部具有“相同的幾何形狀”的技術(shù)特征。最高院由此對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)特征與涉案專利權(quán)利要求1增加的上述特征進(jìn)行比對后認(rèn)定，兩者構(gòu)成等同特征。

如果權(quán)利人是因為其他原因主動限縮性修改或陳述，比如為了與自己的相關(guān)專利區(qū)分不同的保護(hù)范圍而增加技術(shù)特征，那么限縮性修改或陳述后的技術(shù)特征就不能反悔到限縮性修改或陳述前的原始內(nèi)容，但仍有可能對被控侵權(quán)方案中除前述原始內(nèi)容外的特征來主張相同或等同侵權(quán)。最高院在“放料裝置”案中認(rèn)為[9] ：“雖然在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征會進(jìn)一步限定專利權(quán)的保護(hù)范圍，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍發(fā)生變化，但在沒有其他證據(jù)證明權(quán)利人通過修改或者意見陳述‘放棄’特定技術(shù)方案的情況下，不能僅僅由于在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)一步限縮，就認(rèn)定權(quán)利人完全‘放棄’了與該技術(shù)特征等同的其他所有技術(shù)特征，不能再就增加的技術(shù)特征主張適用等同原則?！? 在該案中，權(quán)利人在實質(zhì)審查過程中修改權(quán)利要求1時增加了“料位開關(guān)”，涉案專利權(quán)最終被維持有效。權(quán)利人放棄的是沒有“料位開關(guān)”的原始技術(shù)方案，并沒有通過上述修改以及意見陳述而放棄了對被控侵權(quán)產(chǎn)品中通過壓力檢測來確定是否排空鋁粉的技術(shù)方案主張等同侵權(quán)。[10]

最后，禁止反悔原則作為確定專利保護(hù)范圍的一種解釋規(guī)則，可以參照適用于外觀設(shè)計專利侵權(quán)程序中。在適用等同原則時需要考慮技術(shù)特征的功能或效果因素，這是發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠夹g(shù)方案劃分技術(shù)特征和侵權(quán)比對時才考慮的因素。外觀設(shè)計專利保護(hù)的是“……形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的……新設(shè)計”，其中并不保護(hù)功能或者效果因素，即在進(jìn)行侵權(quán)比對“整體觀察、綜合判斷”時不會考慮功能或者效果特征對整體視覺效果的影響。也就是說，在外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中等同原則無適用余地。但是，在確定外觀設(shè)計專利保護(hù)范圍時卻可以參照適用禁止反悔原則，比如權(quán)利人在簡要說明或無效程序中對設(shè)計要點和區(qū)別設(shè)計特征等作了限縮性陳述，在侵權(quán)程序中就不能再反悔到限縮性陳述前的保護(hù)范圍。[11] 這間接說明禁止反悔原則具有獨立性，不從屬于等同原則。 

綜上，禁止反悔原則是一項獨立的規(guī)則，其在確定發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計專利保護(hù)范圍時屬于誠實信用原則的適用；在發(fā)明和實用新型專利侵權(quán)判定階段，能否就限縮性修改或陳述的內(nèi)容再適用相同或等同原則，這要看限縮性修改或陳述產(chǎn)生的具體情形而定。

二、禁止反悔原則的具體適用

1.適用范圍

我國關(guān)于專利侵權(quán)訴訟中禁止反悔原則的適用范圍有一個逐漸演變的過程。從早期“為克服新穎性或創(chuàng)造性缺陷而作出的限制修改或陳述”[12]，擴大到“為滿足專利授權(quán)的實質(zhì)性條件對專利權(quán)保護(hù)范圍所作的具有限制作用的任何修改或意見陳述”[13] ，包括“為了使權(quán)利要求得到說明書的支持”而進(jìn)行的修改或陳述。[14]  

《專利侵權(quán)解釋一》第六條明確了禁止反悔原則適用的范圍為“對權(quán)利要求、說明書的修改或意見陳述而放棄的技術(shù)方案”。最高院法官在“《專利侵權(quán)解釋一》的理解與適用”一文中以及最高院知識產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)人就《專利侵權(quán)解釋一》答記者問時都強調(diào)了，禁止反悔原則適用范圍是專利申請人、專利權(quán)人客觀上所作的限制性修改或意見陳述，該修改或陳述的動因（是權(quán)利人主動還是應(yīng)審查員要求所為）、與專利授權(quán)條件是否具有因果關(guān)系以及是否被審查員最終采信，均不影響禁止反悔原則的適用。

《專利侵權(quán)解釋二》第十三條重申了《專利侵權(quán)解釋一》第六條中規(guī)定的禁止反悔原則適用范圍為“對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述”。

筆者理解，《專利侵權(quán)解釋一》和《專利侵權(quán)解釋二》的相關(guān)規(guī)定形成了現(xiàn)行的禁止反悔適用范圍規(guī)則。具體表現(xiàn)為：

（1）在授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖作出了限縮性修改或陳述，并且這種限縮性修改或陳述導(dǎo)致了技術(shù)方案的放棄，這是適用禁止反悔原則的關(guān)鍵前提。[15]

（2）在適用范圍方面，涵蓋了所有類型的限縮性修改或意見陳述，既包括針對權(quán)利要求不具備新穎性、創(chuàng)造性，權(quán)利要求書得不到說明書支持，獨立權(quán)利要求缺乏必要技術(shù)特征等對授權(quán)有實質(zhì)性影響的缺陷而進(jìn)行的限縮性修改或意見陳述；也包括針對審查員指出的形式問題等非實質(zhì)性缺陷而進(jìn)行的限縮性修改或意見陳述，只要所述限縮性修改或意見陳述導(dǎo)致了技術(shù)方案的放棄。

（3）在修改或意見陳述方式上，也涵蓋了所有的方式，既包括權(quán)利人主動進(jìn)行的修改或意見陳述，也包括應(yīng)審查員要求而為的被動（適應(yīng)性或澄清性）修改或意見陳述。只要限縮性修改或陳述記錄在審查檔案中，如審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、無效決定等。[16]

（4）我國現(xiàn)行專利法體系只例舉了禁止反悔原則適用的唯一例外：“明確否定”例外，即該限縮性修改或陳述被明確否定時，就未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，從而不適用禁止反悔原則。

鑒于我國目前對禁止反悔原則的適用范圍和動因采用了較為寬泛的標(biāo)準(zhǔn)，筆者提醒權(quán)利人在授權(quán)確權(quán)程序中修改或者陳述意見時要謹(jǐn)言慎行。例如，不管是針對實質(zhì)性缺陷還是形式缺陷，也不管是主動還是被動進(jìn)行的修改或者陳述，只要可能導(dǎo)致保護(hù)范圍限縮或放棄技術(shù)方案，都要謹(jǐn)慎對待；在獲得專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效的前提下盡量避免因不當(dāng)或過度地限制性修改或陳述而陷入“兩頭不得利”的困境。[17]

2.適用主體及舉證責(zé)任

我國現(xiàn)行法律以及司法解釋對禁止反悔原則的適用主體及舉證責(zé)任并沒有明確的規(guī)定。實踐中存在不一致的做法。在“汽車地樁鎖”案中[18] ，最高院認(rèn)為，即使被控侵權(quán)人沒有主張適用禁止反悔原則，法院也可以根據(jù)業(yè)已查明的事實，通過適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制。但在前述“放料裝置”案中，最高院認(rèn)為，“適用禁止反悔原則”應(yīng)由被訴侵權(quán)人主張并舉證證明權(quán)利人“限縮性修改或陳述”的具體情形，以及是否權(quán)利人因此放棄了“被訴侵權(quán)技術(shù)方案”；而“不適用禁止反悔原則”則應(yīng)由權(quán)利人舉證證明“限縮性修改或陳述被明確否定”。 

筆者發(fā)現(xiàn)，在前述“汽車地樁鎖”案中，二審法院主動適用禁止反悔原則，在很大程度上是因為該案合議庭之前在審理涉案專利的關(guān)聯(lián)侵權(quán)案件中已經(jīng)獲得了涉案專利的審查檔案，并知悉其中限縮性修改和陳述的內(nèi)容。[19] 

筆者認(rèn)為，鑒于目前在適用禁止反悔原則的程序方面存在不同的理解和做法，專利侵權(quán)訴訟當(dāng)事人雙方都應(yīng)該重視研讀涉案專利的審查檔案，以確定其中是否存在限縮性修改或陳述而應(yīng)適用禁止反悔原則的問題。如果需要適用或應(yīng)該不適用禁止反悔原則，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時主張并承擔(dān)相應(yīng)的證明責(zé)任。

1.“明確否定”例外

《專利侵權(quán)解釋二》第十三條規(guī)定了禁止反悔原則適用的“明確否定”例外。如何理解該條規(guī)定的“明確否定”，在實踐中有一定的爭議，主要在于“否定”要到何種程度才符合“明確”標(biāo)準(zhǔn)。比如審查員對限縮性修改或陳述“未予評述”或“不予理會”，此時的否定是“明確”還是“不明確”。

筆者先以兩個案例來說明實務(wù)中如何理解和適用“明確否定”例外。

在“鯊魚鰭式天線”案中[20] ，二審法院認(rèn)為，“明確否定”應(yīng)當(dāng)是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。最高院認(rèn)為，《專利侵權(quán)解釋二》第十三條以是否存在“明確否定”作為“禁止反悔”原則適用的例外情形，當(dāng)裁判者對權(quán)利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認(rèn)可時，則不導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，不適用禁止反悔；權(quán)利人作出的陳述是否被“明確否定”，著重考察權(quán)利人對技術(shù)方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認(rèn)可，是否由此導(dǎo)致專利申請得以授權(quán)或?qū)＠麢?quán)得以維持。

在實審答復(fù)審查意見時，權(quán)利人關(guān)于“特征a未被對比文件1公開而為非公知、特征b為非公知”的意見陳述被審查員否定；在權(quán)利要求1加入特征c后，專利獲得授權(quán)。在無效階段，權(quán)利人關(guān)于特征a、b的意見同實審，復(fù)審委對權(quán)利人關(guān)于特征a、b的意見未予評述，而是在特征c的基礎(chǔ)上維持權(quán)利要求1有效。

在該案中，二審法院和最高院都認(rèn)為，實審階段權(quán)利人關(guān)于特征a、b的意見已被審查員“明確否定”。二審法院認(rèn)為，復(fù)審委并沒有對特征a、b是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性作出明確評價，相當(dāng)于“未予評述”，因而其無論是意思表示的形式還是法律效果均不符合“明確否定”的要求。最高院并沒有評論復(fù)審委無效階段的“未予評述”是否構(gòu)成“明確否定”，但指出“二審法院脫離涉案專利獲得授權(quán)的具體審查事實，忽略專利權(quán)人的意見陳述已在實質(zhì)審查程序被‘明確否定’的事實，割裂了審查程序中對技術(shù)特征認(rèn)定的連續(xù)性，僅審查了確權(quán)程序的相關(guān)認(rèn)定<